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海外并购知识产权应注意哪些风险

来源:上海大律师网  作者:admin  时间:2013-11-02 14:49:02

  海外并购中,IP风险取决于相关国家的法律和国际法框架下,目标企业IP资产的种类、存在及其权属关系——是所有权还是使用权,是普通使用权还是排他使用权,IP的技术特征、经济价值与战略价值,IP遭遇侵权的可能性大小,目标企业侵犯他人IP的潜在责任,以及并购方对IP资产的控制力和消化能力等因素。因此,IP风险不仅指法律风险,还包括技术风险和经济风险(又称商业风险)。

  评估目的和对象

  IP法律风险及其相关风险因素的合理性、可控性和可防性的判断标准,包括法律上的标准和经济-技术上的标准。法律上的标准,以特定并购项目法定或约定适用的法律为判断依据;在适用的法律不明确或法律没有明确规定的情况下,以商业或行业惯例为判断依据;没有商业或行业惯例的,以同一行业一般理性之人有权期待的那样一种情况为判断依据。经济-技术上的标准意味着,除了法律上的考量外,还应当从经济、技术上评估IP法律风险及其相关风险因素是否合理、可控和可防。

  具体地说,应从目标企业IP可能适用的法律的角度,结合收购方(中国企业)的战略目标或商业目标,适用一定的方法,如国际公认的或双方约定的标准,确定目标企业IP资产的种类、质量、数量、所有权归属、拥有人的实际控制权,侵犯这些IP的潜在责任,目标企业侵犯他人IP的可能性,以及标的IP的稳定性、战略价值和经济价值,等等。

  评估IP地域性风险

  IP具有严格的地域性,因此是海外收购IP法律风险的一个重要风险源。地域性意味着,按照一个国家或者地区的法律产生的IP,只在该国家或地区范围内有效,超出该地域范围,该项IP即不复存在。与此相对应的是,同一项技术可以在很多国家取得专利,同一个商标也可以在很多国家获得注册。因此,大型跨国公司一般都会在很多国家申请专利,此所谓“专利圈地”;其产品也会销售到很多国家,在其产品销售国一般都会注册商标。这项专利技术或产品商标因为地域性问题分别在若干个国家申请专利或者注册商标,就成了若干个国别专利权或注册商标专有权。同理,收购目标企业在某一个国家获得的技术专利或产品(服务)商标,并不意味着当然获得该企业在其他国家就同一技术或产品的专利权或商标专有权。有鉴于此,评估IP地域性风险一定要与收购企业的海外发展目标(战略目标和商业目标)联系起来。[page]

  每个企业海外并购IP的目的并非相同,有的只想购买一个或者几个国家专利或商标专有权,有的则是全部收购。而购买在一个国家申请、注册的专利权或商标与购买在多个国家申请、注册的专利、商标,其价格的差异非常大。如果中国企业的战略目标是某专利或商标的全球注册,就必须审查该项IP在哪些国家或地区申请权属并获准了,不能遗漏,这是IP地域性风险评估最重要的内容。评估IP地域性风险,要求了解母国与投资地国所涉IP法律的差异,还要审查收购者是否有明晰的海外专利战略和商标战略,例如,在专利收购中,弄清楚收购意图是从属性收购、经营性收购,还是对抗性收购或战略性收购。

  评估IP时间性风险

  一般来说,IP资产有着严格的时间界限。如发明专利,多数国家规定了二十年的保护期,具体的则取决于各国法律的规定。超过这一时间界限,法律对于相应的IP资产不再给予垄断性保护。而且,在专利法规定的保护期内,专利权人还须向专利机关(patentoffice)交纳规定的专利年费(maintenancefee),以维持专利的有效性。因此,通过审查这些方面的情况,确定所要收购的IP资产是否在法律保护的有效期限内,以及有效期限的长短,直接决定了该项IP保护的范围和强度,最终对收购价格的形成产生影响。这对于保证交易安全十分重要。

  由于对IP时间性风险认识不足,中国企业海外并购中因此而失利的案例不在少数。上海易初通用机器公司收购国外某公司的压缩机技术时,尽管收购方是国内领先的汽车空调压缩机生产企业,但外方利用中方信息不对称,不了解该专利的具体情况,刻意夸大该专利的含金量。外方声称其压缩机技术中包含24件专利,其实有21件并未得到授权,真正享有完全知识产权的专利技术只有3件。而中方在该技术即将到期、所有专利和商标将被停止使用之际才发现这一问题,致使投入巨资收购的专利技术,战略价值和经济价值均显著低于并购预期。

  此案说明,海外IP资产收购,一定要关注每项IP的法律保护期限。对于期限快要届满的核心IP,一定要弄清所适用的法律,是否可以续展、如何续展、是否存在障碍和续展的费用等。例如,对于商标,特别要注意商标有效期,以及是否在期限届满前申请续展并获得批准。

  评估IP诉讼或无效争议风险

  收购方需要评估目标公司近5年内作为原告或被告参与的、已结案或正在审理的诉讼案件情况,包括调查案件性质、诉讼法律关系和(可能的)结案情况,并透过这些情况了解目标公司IP经营管理的状况和基础。这对于整合阶段顺利营运收购的IP,实现IP的价值转移十分重要。[page]

  如果第三方对目标公司IP所有权或(和)有效性提出法律质疑,收购方更要分析、权衡这种诉讼纠纷或IP稳定性争议是否有可能在收购之前结案、诉讼或争议的焦点和结局,尤其是目标公司可能要承担的责任损失的大小、对目标公司IP稳定性的影响,以及对收购方购买、营运这些IP资产会造成何种影响。

  对于未结案或即将来临的国际专利诉讼,还应关注原告的具体目的和被告的应对之策。这对于成长中的国际化中国企业来说,不仅是收购阶段IP法律风险评估的需要,也是整合阶段形成并实施新专利战略、控制国际专利诉讼风险的需要。

  风险评估的基本方法

  IP法律风险评估主要是通过IP尽职调查来完成的,其结果将会直接影响交易的价格,有时可能会导致交易结构的重新评估或改变,甚至决定收购的成败。IP尽职调查的一般步骤为:第一步:(参与)选择目标企业的目标IP;第二步:确定交易方式,明确是资产收购还是股权收购;第三步:确定交易中有实质意义的IP,弄清是品牌收购还是技术收购;第四步:审查IP资产相关的材料;第五步:确定并购价格,基于审慎性调查结果制定最终并购方案。

  总之,IP尽职调查是一项非常复杂的工作,视具体情况和需要包括但应不限于以上几个方面。这样才能形成所涉IP法律风险评估的准确判断,为确定收购策略、价格和收购后实现IP价值提供客观依据。

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